В России может начаться борьба с «патентным троллингом», то есть регистрацией исключительных прав на интеллектуальную собственность с целью судебного преследования нарушителей и получения возмещения. От подобных действий сегодня в первую очередь страдают добросовестные продавцы на маркетплейсах. В Ассоциации представителей электронной торговли предлагают ввести государственное регулирование, ограничивающее недобросовестную конкуренцию. В ситуации разбирались «Известия».
Конкурентное преимущество
В России могут появиться нормы, позволяющие бороться с «патентным троллингом». С соответствующей инициативой выступила Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ), обратившаяся в ФАС.
АПЭТ просит закрепить в правовом поле определение «патентного троллинга» и дополнить закон «О защите конкуренции» запретом на недобросовестную конкуренцию, связанную с этим явлением.
Термин «патентный тролль» впервые был использован в 1993 году в американском журнале Forbes для описания юридического или физического лица, приобретающего исключительные права на объекты интеллектуальной собственности для дальнейшего извлечения прибыли. Цель «троллей» — использование патентов для получения прибыли путем предъявления массовых претензий, исков или угроз к компаниям. Собственным производством или оказанием услуг они при этом не занимаются.
«Патентные тролли» сегодня, в частности, активно рассылают претензии от правообладателей на товары, широко продававшиеся в России и за ее пределами до даты приоритета. Они также добиваются блокировки товаров и карточек по заявкам, еще не ставшим патентами, и регистрируют десятки товарных знаков для последующего предъявления требований к продавцам.
АПЭТ предлагает предусмотреть в законодательстве возможность аннулирования регистрации прав на товарные знаки и патенты, полученные с явным нарушением принципов новизны, оригинальности и добросовестности. Делать это необходимо на основании решений ФАС о нарушении антимонопольного законодательства.
С этой целью АПЭТ считает необходимым создать специализированное подразделение в Федеральной антимонопольной службе, которое осуществляло бы контроль за действиями недобросовестных правообладателей на маркетплейсах. Речь, в частности, идет о рассмотрении жалоб на блокировку карточек и кабинетов селлеров.
— По действующим правилам маркетплейсы блокируют карточки по формальным основаниям, не проверяя добросовестность заявителя. Это создает почву для манипуляций и вымогательства. Мы считаем, что блокировка кабинета селлера должна происходить только на основании судебного решения. Также селлер должен иметь возможность обжаловать действия троллей в ФАС и Палате по патентным спорам без остановки продаж, — выразили свою позицию в АПЭТ.
В пресс-службе ФАС России «Известиям» подтвердили факт получения обращения от ассоциации. В ведомстве отметили, что сейчас оно находится на рассмотрении.
Редакция направила запрос в Роспатент. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Опасное явление
Деятельность «патентных троллей» сегодня активно набирает обороты, убежден президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.
— Например, когда какой-то производитель продает большие объемы товара, но при этом не зарегистрировал свои исключительные права, «патентный тролль» может зарегистрировать нужный товарный знак и потом прийти к производителю с требованием платить. Хотя, по сути, исключительное право должно принадлежать тому, кто действительно является автором или правообладателем, — обращает внимание собеседник «Известий».
Чаще всего «патентный троллинг» происходит в сфере онлайн-торговли, уточняет практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Это связано с высокой конкуренцией, массовым оборотом товаров и слабой правовой защитой мелких продавцов.
— Злоумышленники заранее регистрируют на себя популярное обозначение, которое широко используется, но по каким-то причинам не было официально оформлено. Например, речь может идти о названии детского товара, элементе упаковки, рисунке или техническом решении, — перечисляет он.
Продавцам на маркетплейсах в этом случае направляется требование немедленно прекратить продажу или внести крупную выплату за разрешение продолжить торговлю, рассказывает эксперт. «Тролли» угрожают жалобами и судебными исками.
Их действия опасны тем, что добросовестные компании могут в дальнейшем столкнуться с высокими судебными издержками и выплатами компенсации, подтверждает генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Такие лица используют иски как основное средство для получения своей прибыли.
— Даже если продавец уверен, что он не нарушал чужих прав, ему придется тратить время, силы и деньги на защиту. Это и делает «патентный троллинг» столь опасным, — согласен Бетрозов.
Существенный вред, по мнению Молодых, это может нанести начинающим продавцам и малому бизнесу, у которого зачастую нет достаточных ресурсов и средств для защиты от патентных претензий.
Продавец не может продолжать работу, пока не докажет свою правоту, что означает простой, срыв поставок, порчу остатков на складе и потерю денег, отмечает Бетрозов.
— В результате даже те, кто уверен в своей правоте, предпочитают заплатить, чтобы быстрее вернуть товар в продажу. Это делает «троллинг» эффективным инструментом шантажа, — полагает он.
На уровне всей отрасли «патентный троллинг» подрывает доверие к системе интеллектуальной собственности, считает юрист, ведь вместо защиты разработок и поощрения инноваций создается поле для манипуляций.
— Те, кто вкладывает силы в развитие продукта, начинают бояться рисков и тормозят масштабирование. Одновременно усиливается недоверие к регистрации как таковой. Всё чаще ее начинают рассматривать не как средство правовой охраны, а как источник угрозы, — указывает на проблему собеседник «Известий».
Бесправное положение
Со стороны маркетплейсов из-за действия «патентных троллей» следуют серьезные санкции, напоминает Алексей Москаленко. Если селлер вовремя не ответил на запрос правообладателя, его карточка блокируется. Все товары, находящиеся на складе маркетплейса, в этом случае отправляются обратно через пункты выдачи за счет продавца.
— Стоимость изъятия таких товаров может составлять несколько миллионов рублей. У нас есть реальные кейсы, когда только одно изъятие и блокировка карточки привели к крупным потерям. Карточка теряет топовые позиции и впоследствии может никогда не восстановиться, хотя человек не нарушал авторских прав, — разъясняет эксперт.
В некоторых случаях маркетплейсы начисляют штрафы за нарушение условий размещения, если товар остался на складе после блокировки карточки, дополняет Бетрозов. При этом у продавца могут аннулироваться рекламные компании, которые уже были оплачены. Придется запускать продвижение заново, что потребует вложений и времени.
Также маркетплейс может ограничить доступ к личному кабинету, заблокировать возможность редактировать товар, участвовать в акциях или загружать новые позиции до разрешения спора. Иногда платформа может временно приостановить весь аккаунт, перечисляет юрист.
— Это бывает в тех случаях, когда спор касается сразу нескольких товаров или заявитель утверждает, что нарушение носит системный характер. В таком случае замораживаются все операции, включая выплаты и отгрузки. Даже если дело касается одного наименования, продавец рискует потерять весь поток заказов, — обращает внимание он.
Однако доказать недобросовестные действия «патентных троллей» сегодня можно не только через суд. У некоторых маркетплейсов для этого уже появились внутренние арбитражи, отмечает Москаленко.
— В них нужно предоставить доказательства того, что вы не нарушаете чужие права, являетесь добросовестным продавцом или производителем, никого не копируете и не подделываете. Часто маркетплейсы идут навстречу, но у них есть жестко регламентированные сроки. Если не успеть вовремя подать документы, можно столкнуться с последствиями, — объясняет алгоритм собеседник «Известий».
Не всегда, к слову, в суды с исками о нарушении прав на интеллектуальную собственность обращаются «патентные тролли». Это делают и добросовестные предприниматели, столкнувшиеся с нарушением своих прав.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, по словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, нарушитель патентных прав обязан:
— возместить убытки правообладателю;
— выплатить компенсацию до 5 млн рублей;
— уплатить штраф в размере двукратной стоимости контрафактных товаров;
— ликвидировать контрафактную продукцию за свой счет;
— уплатить административный штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, если ущерб превышает 250 тыс. рублей;
— понести уголовную ответственность в виде исправительных работ.
Суды, как правило, учитывают принцип добросовестности и разумности, а также наличие доказательств реального использования товарного знака правообладателем.
Борьба за выживание
Сама по себе проблема «патентного троллинга» не слишком распространена, считает Алексей Молодых. За прошедший год в России зарегистрировали около 230 тыс. новых юридических лиц и примерно 980 тыс. индивидуальных предпринимателей, приводит он статистику.
— Это огромное количество, с учетом которого ситуация с «патентными троллями» на маркетплейсах представляется не слишком значительной, — полагает эксперт.
Однако рынок электронной коммерции сегодня активно растет, признает он. И самый простой способ бороться с «патентными троллями» — регистрация собственного патента или товарного знака.
Она не является срочной процедурой и может быть проведена в удобное для предпринимателя время. Многие предприниматели откладывают этот процесс, опасаясь сложностей и дополнительных затрат. Однако регистрация выступает ключевым элементом защиты интеллектуальной собственности, напоминает Алексей Говырин.
Процесс регистрации товарного знака, по словам депутата, включает в себя несколько этапов. Среди них он выделяет проведение поиска и анализа свободных товарных знаков, подготовку и подачу заявки в Роспатент, проведение экспертизы заявки и получение свидетельства о регистрации товарного знака.
Для защиты от «патентного троллинга» и минимизации рисков Говырин рекомендует исключить использование чужих фотографий и материалов в карточках товаров, а также обладать всеми необходимыми документами, подтверждающими право на использование бренда (свидетельство о регистрации товарного знака, лицензионный договор, договор коммерческой концессии
— Особое внимание следует уделить вопросам создания фотоконтента для карточек товаров. Использование чужих материалов без разрешения повышает риск правовых споров и финансовых потерь, — уточняет депутат.
Он советует самостоятельно создавать фотографии или обращаться к профессиональным фотографам, заключать договоры о передаче авторского права, сохранять исходные материалы и метаданные для подтверждения авторства, а также использовать скриншоты с сайтов бесплатных стоков для фиксации даты и условий использования снимков.
Если же жалоба уже поступила, важно не действовать поспешно, рекомендует Бетрозов. Продавцу необходимо запросить у заявителя копии документов, подтверждающих его права, поскольку не всегда претензии подкреплены действующим свидетельством.
— Полезно заранее подготовить пакет доказательств добросовестного использования. Это могут быть скриншоты сайта, публикации в соцсетях, квитанции о продаже, фотографии с датами, свидетельства от контрагентов. Такие документы могут подтвердить, что продавец начал использовать обозначение раньше, чем оно было зарегистрировано «троллем». Если удастся доказать приоритет и добросовестность, это станет основой для последующей защиты в суде, — советует юрист.
Если претензия явно оказывает давление, можно направить жалобу в ФАС, дополняет он. В некоторых случаях такие действия можно квалифицировать как злоупотребление правом или недобросовестную конкуренцию.
Чем лучше продавец собрал доказательства добросовестно торговли, тем выше вероятность сохранить карточку товара и избежать полной остановки бизнеса, убежден собеседник «Известий».
Признать проблему.
Для того чтобы исправить ситуацию с «патентным троллингом», нужно вмешательство государства, полагает Шон Бетрозов. Однако оно должно быть точным, продуманным и не нарушающим принципа охраны интеллектуальной собственности.
Повысить качество экспертизы и изменить законодательство и судебную практику может Федеральная антимонопольная служба, уверен Алексей Молодых. ФАС также может разработать механизм защиты интеллектуальной собственности на маркетплейсах и обеспечить прозрачность их работы, чтобы избежать злоупотреблений со стороны «патентных троллей».
Механизм возможного госрегулирования еще предстоит выработать на встречах с антимонопольной службой и другими государственными органами, указывает Алексей Москаленко.
— Здесь важно найти баланс: с одной стороны, усиление патентного контроля помогает бороться с подделками, а с другой, может открыть возможности для злоупотреблений со стороны «патентных троллей», — обращает внимание он.
Первым шагом, по мнению главы АПЭТ, может стать официальное утверждение термина «патентный троллинг» в законе, что позволит признать существование таких компаний. Это важно, ведь из-за отсутствия термина в законодательства уполномоченные органы не могут оперативно реагировать на жалобы, отмечает Бетрозов.
— Как только появится определение и критерии недобросовестного использования прав, появится и механизм защиты. Это не должно касаться добросовестных правообладателей, которые действительно создали товар и хотят защитить его, — подчеркивает юрист.
Важно, по мнению юриста, также пересмотреть порядок действий платформ при получении претензий. Закон может предусмотреть обязательную проверку в виде запроса пояснений или документов от обеих сторон, прежде чем карточка будет отключена.
Другим направлением может стать упрощение процедуры аннулирования регистраций, полученных с нарушением. Сейчас этот процесс занимает не один месяц, дополняет эксперт.
— Наконец, следует рассмотреть вопрос о дополнительной ответственности за недобросовестные действия. Сейчас продавец, даже если выигрывает спор, не получает компенсации. «Тролль» ничем не рискует, — указывает Бетрозов.
Эффективная борьба с «патентными троллями» требует комплексного подхода, включающего в себя как законодательные, так и организационные меры, согласен Молодых.
— И, безусловно, требуется повышение осведомленности продавцов. Необходимо проводить разъяснительную работу о рисках «патентного троллинга» и способах защиты от него, — резюмирует собеседник «Известий».
